办案律师：沈国庆、花灿、孙伟明、罗超

前言

独占许可使用是指商标权人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标权人依约定不得使用该注册商标。商标权人将商标权以独占许可的方式授权他人使用后，能否以自身名义提起侵权诉讼要求停止侵权并获得赔偿一直争议不断。

近日，力澜律所成功代理一起商标许可人制止侵权并获得赔偿的案件。本文结合该案就上述问题进行分析。

案情简介

刘先生于2005年11月23日向国家商标局提出“五贝子”商标注册申请，国家商标局于2006年3月8日受理，并于2008年11月13日初审公告，于2015年1月28日进行了注册公告，核定使用的商品类别为第三类，包括洗面奶、化妆品、洗发液等，注册日期为2009年2月14日，有效期至2019年2月13日。

2009年12月30日，刘先生将案“五贝子”商标许可吉林省**科技开发有限公司（以下简称“科技公司”）独占使用，许可期间为2009年12月20日至2017年12月31日。

2013年9月12日，安徽**化妆品有限公司（以下简称“安徽化妆品公司”）向国家商标局提出“安之酸五贝子”商标的注册申请，后于2016年3月11日被准予注册。2015年5月8日，安徽化妆品公司委托北京**化妆品有限公司（以下简称“北京化妆品公司”）代为生产“安之酸营养五贝子”牌染发膏系列产品。后查明这些通过官网发布以及在实体店销售的产品上对“安之酸营养五贝子”商标标识中“五贝子”三字进行了突出使用，且该产品外包装上标注“安徽化妆品公司荣誉出品、北京化妆品公司出品、黛安娜公司生产”字样，安徽化妆品公司在其招商手册以及开设的直营店门头及店内装潢中，对“五贝子”三字也进行突出使用。

法院判决结果

本案在省高院二审中，省高院认为商标独占许可合同的许可人在独占许可期间无权就商标侵权获得赔偿，未支持原告诉讼请求。经我所律师代理向最高院申请再审，最高院认为省高院的观点错误，决定再审并提审本案，并在日前做出生效判决。最高院的判决结果支持了本所律师代理当事人提出的诉讼请求，判决四被告安徽**化妆品有限公司、合肥**养发有限公司（以下简称“合肥养发公司”）、北京**化妆品有限公司、北京**工程有限公司（以下简称“北京工程公司”，黛安娜公司已注销，北京工程公司为其股东）立即停止侵害刘先生商标权的行为，并赔偿刘先生经济损失及制止侵权的合理支出等责任。

律师分析

本案的主要争议焦点为：一、商标权人将商标权以独占许可的方式授权他人使用后，能否以自身名义提起侵权诉讼；二、商标独占许可期间，许可人是否有权制止侵害并获得赔偿。结合上述主要争议焦点，律师观点及建议为：

律师观点

一、商标权人将商标权以独占许可的方式授权他人使用后，能以自身名义提起侵权诉讼

依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。该条款旨在保障独占许可合同的被许可人在注册商标受到侵害时，商标权人未提起诉讼时享有起诉的权利，并未排除商标权人独立提起诉讼的权利，且允许商标权人主动维权，主动打击商标侵权行为，能够更好地保护商标的商业价值。

本案一审、二审、再审法院均认可商标权人即使将商标权以独占许可的方式授权他人使用，仍有权提起诉讼。

二、商标独占许可期间，许可人有权制止侵害并获得赔偿

（一）二审不予支持赔偿损失的请求

二审法院认为刘先生已经案涉商标独占许可给科技公司，其在许可期限内无权使用该商标，对案涉商标不享有除收取许可费之外的其他经济权利，刘先生也未就案涉被控侵权行为给其造成了实际的经济损失进行举证，故不予支持赔偿损失的请求，仅酌情支持为制止侵权所支付的合理开支。

（二）我所律师的再审观点

1、二审法院认定刘先生对“五贝子”商标享有除许可使用费之外的其他经济权利，没有法律及理论依据。经济权利是指权利主体为了维护自身的经济利益为或者不为特定行为的权利，以及要求他人为或者不为特定行为的权利，在《商标法》和相关法律法规都没有对商标专用权人对注册商标享有的经济权利进行说明和限制的情况下，即使商标权人将其商标授权他人独占许可使用，其作为商标权人仍享有要求他人停止侵权、赔偿损失等经济权利。

2、刘先生要求赔偿损失的请求有理论和法律依据。侵害商标专用权纠纷中的被侵权人往往会面对调查取证难，维权周期长，维权成本高等问题，如果商标注册人将商标独占许可他人使用后，在授权期间不享有除授权许可使用费之外的其他经济权利，甚至在面对侵权行为时，都不能够获得赔偿，无疑会让商标权人的维权效果大打折扣，不利于知识产权的保护。且侵害商标专用权纠纷，其本质上属于侵权纠纷，故商标权人因侵权行为受到损害，有权获得赔偿，这是商标权保护应有之义，也是鼓励商标权人保护注册商标、惩罚侵权人、威慑和教育有侵权意图者的制度保障。

3、“未就案涉被控侵权行为给其造成了实际的经济损失进行举证”与刘先生是否应当获得赔偿没有因果关系。对于商标侵权行为的赔偿数额，法律规定了三个层次的确定赔偿数额的方法，即实际损失、侵权获利、许可使用费，甚至对于恶意侵权行为，情节严重的，商标法规定了“惩罚性”赔偿。法律之所以这么规定，是因为实际损失（如市场份额的损失、品牌声誉的损失、商标市场定位变化的损失、商标显著性弱化的损失等）在客观上难以确定或者难以进行量化。因此，法律规定实际损失难以确定的，可以侵权获利确定，但是侵权获利的核心证据无疑都被侵权人所掌握，被侵权人往往也难以取得。因此，法律规定实际损失或者侵权获利难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。故在侵害商标专用权案件中，申请人就经济损失进行举证，并非是其获得赔偿的前提。

（三）最高院再审支持赔偿损失

最高院认为商标许可使用是商标注册人使用商标的主要方式，商标注册人在将注册商标独占许可他人使用期间，第三人侵害商标权的，仍会给商标注册人造成伤害。知识产权侵权损失是法定的损害，知识产权侵权行为给知识产权权利人造成的损害不仅包括传统意义上的减损性损失，也包括给权利人造成的可得利益损失。

最终最高院纠正二审“商标注册人将商标独占许可他人期间，不会因商标侵权行为而遭受财产损失”的判决，支持我所律师“商标独占许可期间，许可人有权制止侵权并获得赔偿”的观点，适用酌定赔偿的方法，基于案涉侵权产品销售数量，综合考虑商标的知名度和影响力、被控侵权行为的性质和程度以及主观过错程度、刘先生为本案支出的合理费用等因素，确定各被告应向刘先生赔偿经济损失及制止侵权的合理开支等。

总结

商标权人将商标权以独占许可的方式授权他人使用后，有权以自身名义提起侵权诉讼并要求停止侵权，但在实践中商标权人能否获得赔偿存在分歧。本案虽是个案，但笔者相信随着类似个案的汇聚，一定能推动商标权保护体系的完善，更好的保护商标权人的合法权益。